律师如何做好商标法律服务

作者:马翔 来源:方圆 发布时间:2013-10-1 12:49:49 点击数:
导读:(一)律师事务所应加强商标业务管理  商标代理不同于其它非诉业务,有其特殊性。  1.商标业务应由律师事务所同一团队代理  商标局和商评委只受理以律师事务所名义代理的商标业务,商标局和商评委实行报、取文人…

(一)律师事务所应加强商标业务管理
  商标代理不同于其它非诉业务,有其特殊性。
  1.商标业务应由律师事务所同一团队代理
  商标局和商评委只受理以律师事务所名义代理的商标业务,商标局和商评委实行报、取文人员备案制度,不接受律师个人报送商标申请等文件。因此,律师事务所的商标代理业务必须有专人统一报送,对于商标局、商评委的各种通知,律师事务所要有专人处理,整个商标代理流程应有专人负责。总之,商标代理业务的特点决定,商标代理属于团队业务,且一个律师事务所只能有一个统一的团队从事此业务。
  2.商标代理程序多、周期长、需组建长期稳定的团队
  商标代理业务程序较多,商标申请有可能驳回,驳回复审后,还有可能发生行政确权诉讼,准予注册后尚有可能被异议、异议复审,不服异议复审还有行政确权诉讼一审、二审,一个申请走完可能会涉及多达十几个程序。(见附件九)
  商标申请从递交到注册成功,周期较长,每个申请涉及的程序不同,时间也不同,几年、十几年都有可能。因此,律师事务所一定要组建长期稳定的团队。
  3. 强化责任意识和风险意识,加强风险控制
  商标行政确权程序的时限很短,驳回复审、异议复审、撤销复审等申请提出的时间只有15天,律师收到通知后给当事人出具意见,等待当事人反馈,再向商评委提出申请,时间非常紧,稍有迟缓,就有可能延误申请,损害当事人利益。
  商标局、商评委书面审理商标案件,并不告知审查员,审查员也不会主动和代理人联系,只能被动接受商标局、商评委的通知。因此,代理律师须有很强的责任心,时时关注案件进展,紧跟每一个程序,杜绝误事出错,甚至给当事人带来不可弥补的损失。
  律师事务所针对商标代理业务要有完善的业务流程、风险控制、人员管理等规章制度,加强管理,防范执业风险,保证业务质量。
  (二)律师自身要练好内功
  由于商标代理业务一直对律师封闭,律师对商标业务也不够重视,虽然有些律所和律师近几年已开始从事商标代理业务,甚至商标诉讼的大案要案基本由律师代理,但律师的整体商标法律服务水平有待提高。大部分律师没有接触过商标代理业务,个别律师在代理商标业务中出现严重失误或错误,如:商标尚未初审公告,即代理当事人向商评委提异议、争议;以商标受理通知书作为权利依据指责他人侵权;未尽职调查,投资入股中导致真正商标权人并非投资人,商标转让中与非商标权人签订转让协议等等。
  1.律师应充分认识到商标比有形资产更难以保护,需要我们付出更多智慧和心血。
  商标基于其无形的特点,与有形财产相比更难于保护。商标百年成之不足,一时坏之有余,需要律师投入比有形资产更多的精力、智慧,全方位的协助企业培育、管理、保护好商标这一企业首要资产,从事商标代理业务的律师对此要有足够的思想准备。
  2.律师应学会使用各种工具
  律师不能冒然从事商标代理业务,首先应读懂如下工具书:
  (1)《类似商品和服务区分表》
  (2)《商标审查及审理标准》
  在此基础上,熟练使用中国商标网(http://sbcx.saic.gov.cn/trade/),能够查询在先已注册和申请的相同或近似商标,判断申请商标的可注册性。
  商标代理涉及的固定书式有三十二种,可从中国商标网下载,如何填写均有说明。律师在代理中必须按要求填写并递交固定书式,否则就可能被商标局、商评委不予受理或要求补正。
  3.律师代理商标业务应循序渐进
  商标代理主要业务由易到难依次为商标申请、驳回复审、异议、争议、确权行政诉讼。其中商标申请又分注册申请、变更申请、续展申请、转让申请等等。律师应从注册申请做起,一方面,通过申请熟悉商标确权的流程;另一方面,积累判断商标近似、商品类似的经验,有了这些经验后,才能从事异议、争议申请或答辩。代理商标申请、异议和争议案件达到一定量后,必然会有商标行政确权诉讼案件,这时我们已经有了一定的经验,代理商标确权诉讼案件就不会过为犯难,当然做好、做精仍然需要我们不断学习和长期积累
  (三)建议主管部门大力宣传、政策支持、组织协调、加强监管、维护权益
  1. 大力宣传
  《律师事务所从事商标代理业务管理办法》出台后,建议主管部门动用一切资源和机会加强宣传,强调律师非常重视商标业务,律师不但已开始从事商标代理业务,而且一定会做好商标代理业务;努力提高律师商标服务水平,形成商标主管部门、司法机关、企业、律师共赢的局面。
  2. 政策支持
  律师对商标业务的偏见根深蒂固,建议主管部门出台相应的政策,对律师从事商标业务给予支持,鼓励律师,促使其了解、关心、参与商标业务,促使全体律师同仁对商标业务形成更广泛的认知;建议出台优惠政策,尤其是针对新设立从事商标代理业务的律师事务所给予减、免、返税等直接的政策支持,营造律师从事商标业务的良好环境,吸引知识产权代理公司向律所转换,对增加商标律师优秀人才,扩大律师队伍,提高律师在知识产权界的影响都会起到很大的促进作用。
  3. 组织协调
  请主管部门协调地方司法局、律协支持开展律师从事商标业务的培训、研讨、交流活动。律师介入商标代理业务后,有利于加快商标局、商评委审查案件的速度,减少案件积压。建议主管部门、律协与商标局、商评委多交流、加强合作,形成共同发展的新局面。
  商标确权案件管辖法院北京一中院、北京高院和再审法院最高院,自2002年开始审理商标确权案件,近十年,审理了大量案件,并对商标确权案件反映出的法律问题进行了全面、系统的分析总结,形成成果,产生了良好的社会影响,有力地提升了我国知识产权司法保护的国际形象。律师在代理案件中也相应地积累了一定的经验,但理论及业务水平都有待提高,如果律师能够与法院加强经验交流,将对于法院解决案件积压,律师提高理论及业务水平、维护当事人利益等方面都会产生积极的影响。
  4. 加强监管、指引
  商标代理业务对律师放开,但我们律师一定要做好,否则会对律师自身和整个律师业从事商标代理产生极坏的影响,甚至会影响律师向专利等知识产权业务的扩展。商标代理业务风险高,律师事务所的人员流动性强,参与商标代理业务的律师多,只有加强监管才能更好的控制、降低律师商标代理业务风险,促使整个行业得以良性发展。
  律师行业要在各级司法行政和工商行政机关指导下,认真贯彻《律师事务所从事商标代理业务管理办法》,有序推进律师商标法律服务,形成有效的监管机制;以行业协会为平台,积极开展相关法律和业务培训,组织业务研讨交流,强化执业规范和业务指引工作。
  5. 整肃市场环境,维护律师权益
  长期以来律师不能从事商标代理,但商标代理公司人员却可以公民身份有偿代理商标行政确权等诉讼案件。根据北京一中院统计,商标行政确权诉讼案件中90%以上由商标代理公司人员代理。
  商标行政确权诉讼属于高、精、尖业务,难度大。许多商标代理公司人员并没有经过系统的法律教育,尤其是在诉讼程序、诉讼证据规则、法律适用、责任原则和责任范围等方面,缺乏诉讼经验。非律师为了取信客户,收取更高的代理费,对外自称律师,代理公司也对外标榜公司有若干名律师,严重损害了律师形象和利益,在社会上产生了较恶劣的影响。商标代理公司低收费,严重扰乱了市场,律师很难再收取与付出相当的代理费。商标代理公司及其人员行为司法行政机关和律协无法进行有效监管,风险难以控制,将导致代理整体质量无法得到提升,破坏司法制度的严肃性。
  建议司法部协调有关部门坚决整肃,打击非律师冒充律师从事商标行政确权等诉讼、担任法律顾问等业务。从而确保当事人能够获得更好的商标法律服务,切实维护当事人利益,保障行业利益及行业良性发展。

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