关于专利权评价报告制度的新思考——以实用新型专利为视角

   《专利法》于2008年12月27日修改通过，该法对日《专利法》的许多条款做了修改和完善，其中，以专利权评价报告（以下简称评价报告）制度替代旧法中的专利检索报告（以下简称检索报告）制度，是此次修改幅度最大的地方之一。该法实施３年来，评价报告制度在司法实践中已显现出诸多问题，亟须厘清、理顺并加以解决。鉴于此，笔者试图以实用新型专利为视角，重新审视评价报告制度的作用和性质，以此为路径深入探讨专利评价报告制度对专利侵权诉讼产生的影响，进而提出相应的解决办法。

　　一、评价报告制度的法律渊源

　　现行《专利法》第61条规定：“专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国家专利行政部门对相关实用新型或者外观专利进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。”

　　现行《专利法实施细则》第56条第一款规定：“授予实用新型或者外观设计专利权的决定公告后，专利法第六十条规定的专利权人或者利害关系人可以请求国务院专利行政部门作出专利权评价报告。”  

　　二、评价报告与检索报告的比较

　　评价报告制度由检索报告制度发展而来，它们之间的相同之处是显而易见的，都是对已授权专利检索和评价。对比新旧专利法的相关规定，笔者认为，评价报告与检索报告两种制度主要有以下不同之处：

　　（一）请求的主体不同

　　现行《专利法》和《专利法实施细则》都将请求出具评价报告的主体定位为专利权人和利害关系人，而旧法中规定有权请求出具检索报告的主体仅限于专利权人。对于什么才是“利害关系人”，国家知识产权局《专利审查指南》第十章第二节“２．２请求人资格”规定：利害关系人是指有权根据《专利法》第６０条的规定就专利侵权纠纷向人民法院起诉或者请求管理专利工作的部门处理的人……实用新型或者外观设计专利权属于多个专利权人共有的，请求人可以是部分专利权人。”笔者认为，除了专利权人不起诉的情况下，排他许可合同的被许可人也应当属于“利害关系人”之列。

　　（二）报告的客体不同

　　评价报告的客体包括已经授权公告的实用新型和外观设计两种专利类型，而检索报告的客体仅限于实用新型专利。发明专利由于有较完善的实质审查制度，所以不作为评价报告的客体。

　　（三）报告的内容不同

　　根据国家知识产权局《专利审查指南》的第五部分第十章“引言”部分的规定，在现行《专利法实施细则》第65条所列举的无效理由中，除了涉及“向外申请保密审查”的无效理由之外，其他所有专利授权的实质性要件和导致专利无效的全部理由都在评价报告的评价内容之列。而检索报告仅对所涉专利的新颖性和创造性进行文献检索和比对，并不对专利权的有效性、确定性进行具体阐述评析，并给出结论性意见。

　　（四）办理时限和公开的范围不同

　　根据现行《专利法实施细则》第57条规定，评价报告的办理时限是2个月，且属于法定可以向社会公开的文件。而依照旧法的规定，检索报告没有规定办理时限，且作出后是否公开，完全取决于请求作出检索报告的专利权人，法律没有具体规定。

　　（五）更正程序不同

　　在更正程序方面，评价报告与检索报告存在以下区别：1、在程序启动主体上，评价报告在检索报告的基础上，增加了报告作出部门可自行启动更正程序。2、在可更正的内容上，检索报告仅规定对“著录项目信息或文字错误”可请求更正，而评价报告可更正的内容还包括“作出评价报告的程序错误、法律适用明显错误、结论所依据的事实认定明显错误”等方面的错误。3、在具体运作上，与检索报告不同的是，评价报告的复核应当成立由组长、主核员和参核员组成的3人复核组，且复核结果须经复核组合议后作出。

　　（六）出具报告的机构不同

　　如前所述，评价报告只能由国家知识产权局下属的3个专利审查协作中心接受委托并出具，而检索报告则可以由除此之外的多家检索咨询机构接受委托出具。

　　三、评价报告制度与专利权无效宣告制度的比较

　　笔者认为，评价报告与专利权无效宣告两种制度，虽然在请求主体、具体办理机构和审理程序、救济途径等形式要件上存在差异，但在实质要件方面存在以下相同之处：

　　（一）制度设计目的完全相同

　　从评价报告制度与专利权无效宣告两种制度所对应的法条，可以明显看出两者的制度设计目的基本相同。主要表现在以下3个方面：1、都是为了防止在专利的审查过程中由于专利技术的复杂性和文献检索的局限性，从而导致部分不完全符合专利授予的标准的申请被授予专利权；2、都是为了防止实用新型和外观设计专利未采取实质审查，从而导致部分不完全符合授予的条件被授予专利权；3、都是为了防止原本不应该授予而因为某种非正常因素被授予专利权的情况发生。

　　（二）审查或评价的内容大部分相同

　　根据现行《专利法实施细则》第65条的规定，在专利权无效宣告程序中，国家知识产权局专利复审委员会根据请求可对导致专利权无效的9种情形进行审查。这些审查内容与现行《专利审查指南》第五部分第十章第3节“３．２．１实用新型专利”所规定的专利权评价内容相比较，除了“向外申请保密审查”外，其他内容完全相同。

　　（三）审查或评价结论的公开程度相同

　　现行《专利法》第46条规定：“宣告专利权无效的决定，由国务院专利行政部门登记和公告。”现行《专利法实施细则》第57条的规定，国家知识产权局在作出评价报告后，任何单位或者个人可以查阅或者复制。可见，评价报告与专利权无效宣告决定虽在公开形式上有所不同，但其公开的内容和程度相同，即向全社会公开，任何单位或个人均可知情和利用。

　　四、评价报告的性质和作用

　　笔者认为，从现行法律、法规、规章的相关规定，以及关于评价报告与检索报告、专利权无效宣告等三项制度的比较可以看出，评价报告虽不是行政部门的行政决定，但它是我国专利权威机构对专利权有效性作出的一种正式判定或者实质性判定。根据我国目前的体制，评价报告由国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心、广东中心和江苏中心3个机构作出，该等机构虽隶属于国家知识产权局，但机构性质上是具有独立法人资格的事业单位；在内部程序上，评价报告须由该机构具有相关专业背景的专利审查员严格按照《专利审查指南》的相关规定，进行相关文献检索比对、审慎分析，最终对申请评价的某项专利的“三性”（即新颖性、创造性和实用性）以及是否符合我国专利法律、法规规定的其他授权条件（向外申请保密审查除外）作出全面的结论性评价。所以，如果说持有专利权证书只能证明专利形式上有效的话，那么持有评价报告就能证明专利实质上有效。由此看来，评价报告与旧法中的检索报告有着本质的区别，它与检索报告的制度设计目的已发生质的变化。它不应只是法院或者管理专利工作的部门在审理、处理专利侵权纠纷时确定是否需要中止诉讼或行政处理程序的程序性证据，而应该是司法部门、行政部门、专利权人和社会公众判断和认识专利权有效性的实体性证据。

　　关于评价报告的作用。笔者认为，评价报告主要是为了解决由于实用新型专利或外观设计专利未经实质审查而授权可能存在的有效性和确定性问题，以此帮助和引导专利权人或利害关系人有效行使专利权，维护公众利益，减少不必要的纠纷。具体来说，对于专利权人而言，可以避免盲目采取不适当的行使其专利权的行为，从而免除对其自身利益和相对人利益的损害。同时，当发生专利侵权纠纷时，法院或管理专利工作的部门可以根据评价报告的结论性意见，综合被告提出的专利权无效的理由和证据，直接认定涉案专利权是否有效和专利侵权是否成立。

　  五、评价报告制度给专利侵权诉讼带来的影响

　　（一）立案审查

　　现行《专利法》第61条第二款规定：“专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权人评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。”依照该条的规定，专利侵权诉讼的原告向法院起诉时，法院可以要求原告出具评价报告，也可以不要求出具。据笔者观察，由于对该条的理解偏差，该制度施行3年来，法院在受理专利侵权案件时普遍存在两种不同的做法：一种做法是将评价报告制度等同于检索报告制度，在立案审查时完全适用最高人民法院２００１年颁布的关于检索报告的司法解释；另一种做法是认为评价报告制度与检索报告制度是两种性质不同的专利制度，在立案审查时一律要求出具评价报告，否则不予立案。笔者认为，此两种做法都有失偏颇。

　　（二）中止诉讼

　　在检索报告制度下，关于专利侵权诉讼是否中止的问题，最高人民法院曾对此作出了详细的司法解释，以指导司法实践。然而，自现行《专利法》将评价报告制度替代了检索报告制度以后，截至目前，最高人民法院还未出台有关评价报告制度下如何处理中止诉讼的司法解释。笔者认为，现行《专利法》第61条第二款中规定的“专利权评价报告作为人民法院审理专利侵权纠纷的证据”，就是指我国专利行政管理部门出具的评价报告不像检索报告一样，其不仅仅是所涉专利权有效性的初步证据，而是所涉专利权有效性的主要证据，因为评价报告从性质上说，它是中国专利权威机构对所涉专利权有效性所作全面的、结论性的正式判定。因此，在专利权侵权诉讼中，应区别以下两种情况对诉讼中止问题进行处理：

　　1、原告未提供评价报告时。在这种情况下，如果原告见评价报告结论对自己不利而拒不出具，但被告通过行使查询复制的权利，从国家知识产权局获得有效的涉案专利的评价报告复制件并提交法庭，那么无论被告是否提出或者是否在答辩期内提出宣告专利权无效的申请，除非原告主动申请中止诉讼，否则人民法院不应中止诉讼，而是应当继续审理，且有权决定是否将无效宣告申请提交国家知识产权局；如果被告未向法庭提供所涉专利权的评价报告复制件，那么无论是否于答辩期内，只要被告提出专利权无效宣告申请，人民法院就应当中止诉讼，待国家知识产权局作出审查决定后再恢复审理。

　　2、原告提供评价报告时。在这种情况下，笔者认为应根据不同情形区别对待：如果原告提供的评价报告的结论性意见为专利权全部有效，那么即便被告提出无效宣告申请，人民法院也不应中止诉讼，而是应当将其无效宣告申请视为抗辩继续审理，且有权决定不将无效宣告申请提交国家知识产权局；如果原告提供的评价报告的结论显示专利权无效或部分无效，则按照上述“原告未提供但被告提供了评价报告复制件”的情形处理。

　　（三）无效宣告

　　根据我国目前的专利权无效宣告制度，笔者认为，在检索报告制度下，无论是在诉讼状态中，还是在非诉讼状态中，现行《专利法》关于专利权无效宣告制度的规定无疑具有其合理性和正当性。因为检索报告只对专利权的“新颖性和/或创造性”表面上的判断，具有极大的局限性，充其量只能算是专利权有效性的“初步或初略检验”，根本算不上是对专利权是否有效的正式判定。但在评价报告制度下，虽然该制度是由检索报告发展而来，但其已发生根本性变化，已发展成为一项相对独立的法律制度，如果在诉讼中继续沿用检索报告制度条件下的专利权无效宣告制度，就显得不合理、不正当和不合时宜了。因此，在原告可以提供评价报告的语境下，人民法院在专利侵权诉讼中应当如何处理评价报告与无效宣告申请的关系，成了当前专利法学界和实务界需要重新思考的课题。笔者的观点是：

　　1、当原告未提供评价报告且被告亦未提供有效的所涉专利的评价报告复制件时，人民法院应当准许被告向国家知识产权局提出无效宣告申请，并中止诉讼，待无效宣告程序结束（包括当事人不服审查决定提起的行政诉讼程序终结）后恢复诉讼。

　　2、当原告出具了评价报告或者被告提供了有效的所涉专利的评价报告复制件时，人民法院有权视以下不同情况决定是否同意被告向国家知识产权局提出无效宣告申请：（1）如果评价报告的结论为全部有效或者全部无效，人民法院不应同意被告的无效宣告请求，而应当根据原、被告双方提供的相关证据和理由，通过法庭调查、法庭辩论、专家意见等司法程序对专利权的有效性作出判断。这种赋予司法机关在特定的条件下对专利权有效性作出判定的机制，既可以提高司法效率，防止当事人拖延诉讼，及时保护当事人的合法权益，又减少了国家专利工作管理部门的工作负荷，避免大量行政资源和司法资源的浪费。（2）如果评价报告的结论为部分有效时，那么人民法院可根据所涉专利技术的复杂性程度决定是否同意被告的无效宣告申请。即当所涉专利的技术性程度不高，法庭本身或者借助庭外专家的力量可以对专利权有效性作出正确判断时，可由人民法院直接裁判；反之，则启动无效宣告程序。